Licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst valt maar moeilijk te omschrijven. Het kan dan ook op zoveel intellectuele eigendomsrechten worden toegepast, gaande van praktische knowhow of gemaakte tekeningen tot uitvindingen en octrooien. Omdat intellectuele eigendomsrechten zo abstract en vaak boordevol discussie zijn, is het aangeraden om afspraken met betrekking tot licenties steeds in een juridisch waterdicht contract te genieten. Dit noemen we een licentieovereenkomst.

Een licentieovereenkomst is een soort contract waarbij de ene partij, de licentiegever, de tegenpartij, de licentienemer, de toestemming verleent om bepaalde handelingen uit te voeren die omwille van de exclusieve rechten van de licentiegever anders niet zouden zijn toegelaten. In ruil zal de licentienemer daarvoor een vergoeding betalen. De vergoeding kan een vast bedrag zijn dat eenmalig of periodiek verschuldigd is, maar is vaak ook omschreven als een percentage van de winst.

Afhankelijk van het type exclusieve rechten waarover de licentiegever beschikt, maakt men overigens ook wel eens de onderverdeling tussen een merk-, octrooi- en modellicentieovereenkomst.

Het merkenrecht is niet eenvoudig. Intellectuele eigendomsrechten zijn nu eenmaal veel minder absoluut en geven vaker aanleiding tot harde woorden. Indien je een afbreuk doet aan jouw intellectuele eigendomsrechten of andere partijen bepaalde handelingsbevoegdheden toekent, is het altijd aangeraden om een licentie overeenkomst op te stellen.

De licentieovereenkomst maakt het immers mogelijk om royalty’s te ontvangen in ruil voor het gebruik van jouw exclusieve rechten. Het is dan ook een ideale manier om exclusieve rechten in euro’s om te zetten. Zo kan een zzp’er met een beperkt investeringsvermogen toch zijn uitvinding laten produceren en exploiteren. Een licentie overeenkomst neemt financiële drempels weg.

Gelijktijdig is een licentie overeenkomst ook een instrument om de eigen exclusieve rechten te beschermen. Zo tekent de licentie overeenkomst de krijtlijnen uit waarbinnen de licentienemer bepaalde handelingen mag verrichten. En zo hoeft er geen afbreuk te worden gedaan aan de bredere rechten waarover de licentiegever beschikt. Win-win. Beter zouden we het niet kunnen samenvatten.

Omdat de juridische belangen van een licentieovereenkomst heel groot zijn, zal een licentieovereenkomst altijd een uitgebreid document zijn boordevol praktische afspraken en juridisch vakjargon. Er zijn dan ook verschillende aandachtspunten die je maar beter van harte neemt.

In de eerste plaats zal de licentieovereenkomst steeds de betrokken partijen benoemen. Het is belangrijk dat de licentie overeenkomst concreet aangeeft wie de betrokken partijen zijn. Zeker in het geval van clustervorming moeten eventuele dochterondernemingen eveneens in de licentieovereenkomst worden aangegeven. Of dient te worden gespecificeerd dat de licentie net niet op hen van toepassing is.

Vervolgens zal men uiteraard de rechten waarover de licentienemer beschikt, benoemen. Hier zijn uiteenlopende afspraken mogelijk. Soms zal men enkel het recht hebben om te produceren, terwijl men andere keren wijzigingen mag aanbrengen of zelfs sublicenties mag toekennen. Het is belangrijk dat alle rechten en beperkingen in de licentie overeenkomst zijn weergegeven opdat de gemaakte afspraken voor alle partijen duidelijk zijn.

In het kader van de rechtsomschrijving zullen de partijen elkaar een en ander garanderen. Zo zal de licentiegever garanderen dat hij ook effectief het recht heeft om de licentie te verlenen. Daartegenover zal de licentienemer dan weer via een anti-ijskastbeding garanderen dat hij het verkregen recht ook effectief economisch zal exploiteren en dit binnen een redelijke termijn. Een licentie overeenkomst is steeds verweven van zo’n garantiebepalingen, die bij een inbreuk uiteraard ook eenvoudig toegang bieden tot aansprakelijkheidsvorderingen.

De rechten van de licentienemer dienen niet enkel op praktisch vlak te worden afgelijnd. Er dient ook rekening te worden gehouden met geografische beperkingen, specifieke toepassingen of overeengekomen marktsectoren. Ook dergelijke afspraken staan in de licentieovereenkomst.

Toch moet er ook aandacht worden geschonken aan inbreuken op de rechten van de licentiegever. Indien de licentienemer een inbreuk beging, kan het de gevolgen voor de overeenkomst aangeven. Ook boeteclausules zijn zeker niet ongewoon. Derhalve zijn controle- en inspectieclausules steeds opgenomen in de licentie overeenkomst, opdat de licentiegever de licentienemer steeds in het goede spoor kan houden.

Echter kunnen ook derden de rechten van de licentiegever en -nemer schenden. Dan is het in principe de licentiegever die moet optreden en verbodsacties juridisch afdwingbaar moet maken. Echter is het niet ongewoon dat de licentiegever de licentienemer het recht geeft om zelf een schadevergoeding te claimen. In het kader hiervan worden vaak ook afspraken gemaakt met betrekking tot de kosten voor de instandhouding van de octrooien enerzijds en de kosten voor eventuele rechtsprocedures bij inbreuken anderzijds. Dit alles staat natuurlijk in de licentie overeenkomst.

Hiernaast zal men het in de licentieovereenkomst hebben over het type licentie dat al dan niet exclusief kan zijn en een overeengekomen looptijd zal hebben. Ook de vergoedingen maken een cruciaal onderdeel uit van de licentie overeenkomst. Hierbij zijn er verschillende vergoedingssystemen mogelijk, gaande van een lump sum in combinatie met royalty’s tot zogenoemde mile-stone payments. In de licentie overeenkomst staat eveneens een uitgewerkte facturatie- en betaalregeling.

Andere bepalingen die vaak in een licentieovereenkomst zijn opgenomen zijn deze met betrekking tot de rechtenoverdracht, de gevolgen van productverbeteringen, (product)aansprakelijkheidsbepalingen, geschillenregelingen (forum- en rechtskeuze), een eventueel eerste recht van koop en de beëindiging- of opzegregeling.

Een licentieovereenkomst kan vormvrij worden gesloten. Ook een mondelinge licentieovereenkomst is met andere woorden wettelijk toegelaten. Toch krijgt het natuurlijk de nodige aanbeveling om steeds een schriftelijke licentie overeenkomst op te stellen. Enkel zo heb je bewijsrechtelijk een en ander in handen. Bovendien toont de juridische praktijk steeds opnieuw aan dat schriftelijke afspraken het risico op conflicten sterk verminderen.

Hoe dan ook is het opstellen van een juridisch waterdichte licentie overeenkomst een absolute aanrader. Anders kunnen er heel wat problemen de kop op steken. Zonder een bepaling die dat expliciet verbiedt kan de licentienemer immers zijn rechten overdragen via zogenoemde sublicenties. En dat kan uiteraard niet zomaar de bedoeling zijn. Bovendien ontstaan er al snel discussies over de gevolgen van eventuele wijzigingen aan het product en de procedure bij vastgestelde inbreuken. Moeten we het bovendien nog hebben over het risico op het aantasten van jouw rechten?